STUDIO LEGALE MAJELLARO |
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Marchi
PREMESSA
Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e/o servizi che una impresa produce e/ commercializza.
Il marchio svolge funzione: - Distintiva, stante la sua capacità di differenziare un prodotto o un servizio da quelli degli altri concorrenti; - Attrattiva, particolarmente presente nei c.d. marchi celebri per i quali la lett. c) del primo comma dell’art. 20 del C.P.I. prevede il diritto di vietare ai terzi da parte del titolare del marchio un segno identico o simile al marchio registrato anche qualora si tratti di prodotti e servizi non affini; - Di indicazione della provenienza, anche se, essendo ora possibile grazie alla riforma del 1992 della previgente legge sui marchi la cessione del marchio separatamente dall’azienda, tale funzione si è notevolmente ridimensionata pur mantenendo la sua caratteristica di affermare la sua particolarità in casi di soggetti concorrenti che offrano prodotti simili ma caratterizzati da una diversa origine.
L’art. 7 del C.P.I. dispone che: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.”
Pertanto, in base agli elementi che lo compongono, il marchio può distinguersi in:
Infine i marchi si classificano in: Ø individuali, quando hanno la funzione di contraddistinguere la produzione o la commercializzazione di beni o servizi da parte di un singolo imprenditore o società; Ø collettivi, che hanno invece la funzione di garantire l’origine, la natura e la qualità di un prodotto o di un servizio posto in essere da più soggetti o collettività.
REQUISITI DEL MARCHIO
NOVITA’ E CARATTERE DISTINTIVO:
L’art. 12 del C.P.I. disciplina il requisito della novità del marchio che non deve essere identico né creare confusione con marchi già esistenti di altri imprese.
L’art. 13 del C.P.I. dispone che:
“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.”
LICEITA’:
L’art. 14, 1° comma, del C.P.I. prevede che:
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.”
DIRITTO DI ESCLUSIVITA’
L’art. 20 C.P.I. prevede espressamente che i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.
Come conseguenza di questo diritto di esclusività, lo stesso art. 20 prevede poi che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, senza il proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
Preliminarmente occorre rilevare che la registrazione del marchio può essere effettuata a livello nazionale, europeo o internazionale.
La scelta tra queste tre tipologie dipende principalmente dagli Stati nei quali siamo interessati ad essere protetti (che di solito corrisponde con l’area di attività del commercio e distribuzione dei prodotti dell’impresa tutelati dal marchio):
Ø con il marchio nazionale si è protetti solo nel territorio italiano; Ø con il marchio comunitario si può con un’unica domanda essere protetti in tutti gli stati che fanno parte dell’Unione Europea, ivi compreso il territorio italiano; Ø con il marchio internazionale occorre indicare gli Stati che interessano e pagare una tassa per ognuno ed il marchio equivale a tanti marchi nazionali anche se la procedura di concessione è unica. Occorre precisare che mentre per il marchio comunitario si può depositare fin da subito una domanda pur in assenza di deposito di domanda nazionale, per potere depositare un marchio internazionale è, invece, indispensabile avere prima già depositato un marchio a livello italiano ovvero a livello comunitario, per cui si dovrà prima effettuare questo deposito e sostenere la relativa spesa.
Prima di depositare la domanda di marchio è necessario: · verificare che sia conforme alle prescrizioni di legge e che possegga tutti i requisiti richiesti come sopra elencati; · individuare con ponderazione le classi della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (c.d. Classificazione di Nizza) per le quali si vuole tutelare il marchio (scelta molto importante in quanto non sarà più possibile estendere il numero della classi successivamente al deposito del marchio); · verificare, attraverso la c.d. ricerca di anteriorità, che il marchio sia nuovo e che con il deposito non si stiano violando diritti altrui al fine di evitare contestazioni di terzi ed il rigetto della domanda.
I costi del deposito variano in base alla tipologia del deposito (nazionale, comunitaria, internazionale) e al numero delle classi di tutela del marchio.
La registrazione del marchio sia su base nazionale, sia comunitaria, sia internazionale ha una validità di 10 anni rinnovabile per ulteriori 10 anni, senza limitazioni.
In caso di rinnovo non si possono apportare modifiche al marchio registrato: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi.
MARCHIO COLLETTIVO E MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
A norma dell'art. 2570 c.c.: "I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti."
Il marchio collettivo è pertanto un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico che detta i principi secondo cui tale marchio può essere riconosciuto. Il deposito del regolamento può non essere contestuale alla domanda ed essere effettuato fino a due mesi dopo il deposito.
Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, in recepimento della Direttiva UE n. 2015/2436, ha introdotto novità di rilievo sia con riferimento alla disciplina dei marchi collettivi sia introducendo una distinzione tra marchi collettivi (disciplinati dall'art. 11 C.P.I.) e marchi di certificazione (disciplinati dall'art. 11-bis C.P.I.).
In base alla nuova normativa, i nuovi marchi collettivi si caratterizzano non più tanto per la loro funzione quanto per la titolarità riservata alle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché a persone giuridiche di diritto pubblico (escluse le società organizzate in forma di società di capitali) che lo concedono in uso a produttori e commercianti.
Per ottenere la registrazione di un marchio collettivo, sia europeo che italiano, occorre il deposito di un regolamento che disciplini le condizioni di appartenenza all’associazione e, solo eventualmente, le condizioni di utilizzo del marchio. Il regolamento può imporre agli utilizzatori del marchio determinate limitazioni ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.
Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.
Spesso i marchi collettivi vengono registrati da associazioni non riconosciute, quali enti esponenziali di gruppi di imprenditori, e in tal caso, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, queste associazioni non riconosciute, che pur non rivestono la qualità di imprenditore, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, possono ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non essendo invece legittimate ad agire con l'azione di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 (cfr. Cass. civ. n. 9073/1995).
Un marchio collettivo consente, come sopra precisato, di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione di categoria che detiene il marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi informano pertanto i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione di categoria e che ha il diritto di utilizzare il marchio. In relazione a tale funzione del marchio, è previsto dall'art. 11 C.P.I. che soltanto le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti ne possano richiedere la registrazione, con espressa esclusione delle società di capitali.
Ed ancora, sempre nell'art. 11 è previsto che nei casi in cui il marchio collettivo contenga un segno o delle indicazioni che possono servire nel commercio di designare l'origine geografica dei beni o dei servizi è ora riconosciuto espressamente a qualsiasi soggetto, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione, il diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell’organismo associativo titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.
Ed infatti, se il marchio collettivo descrive la provenienza geografica di un prodotto o servizio, il regolamento deve prevedere il c.d. “principio della porta aperta“: deve essere consentita la partecipazione all’associazione a tutte le imprese appartenenti alla medesima zona geografica.
In aggiunta a quanto sopra nel 2019 in Italia è stata introdotta una autonoma disciplina sul c.d. marchio di certificazione. L’articolo 11-bis C.P.I. prevede infatti che titolari di un marchio di certificazione possano essere le persone fisiche o giuridiche, tra cui le istituzioni, le autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
È, inoltre, previsto dalla stessa norma che un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.
Anche nel caso del marchio di certificazione, alla domanda di registrazione deve essere necessariamente allegato il regolamento d’uso dei marchi, con indicazione dei controlli e delle sanzioni previste; le successive modificazioni regolamentari devono essere inoltre comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il regolamento d'uso costituisce l’essenza del marchio di certificazione ed è ancora più importante rispetto a quello del marchio collettivo. Esso infatti definisce le caratteristiche dei prodotti o servizi che il marchio è finalizzato a certificare e dunque i requisiti che è necessario rispettare per poterlo utilizzare.
A differenza del marchio collettivo, non è espressamente previsto il requisito della “porta aperta”. Tuttavia, si ritiene che l’adesione al marchio di certificazione non possa essere vietata alle imprese che dimostrano il rispetto del regolamento, altrimenti, si rischierebbe di creare un effetto limitativo della concorrenza.
Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Ha, infatti, l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica; può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.
E’ stata, inoltre, introdotta una specifica disposizione (art. 33 del d.lgs 20 febbraio 2019, n. 15) che consente la conversione dei marchi collettivi già registrati ai sensi della previgente normativa in marchi collettivi come disciplinati dal novellato articolo 11 C.P.I. o in marchi di certificazione previsti dall’articolo 11 bis conformemente all’attuale disciplina, da effettuarsi non più entro il termine del 23 marzo 2020 ma entro il 31 dicembre 2020 pena la decadenza del marchio.
BREVI CENNI SULLE AZIONI A TUTELA DEL MARCHIO IN CASO DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE
La tutela del marchio da atti di concorrenza sleale è in primis prevista dall’art. 2598 c.c. la quale prevede che: "Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda."
Con riferimento, poi, alla prova del danno subito, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è principio ormai pacifico che, in materia di concorrenza sleale, non sia necessario che il danno si sia concretamente realizzato ma che la condotta del concorrente sia idonea ad arrecare un pregiudizio all'altro.
Il contrasto agli atti di concorrenza sleale è finalizzato non solo a tutelare le imprese dagli atti lesivi posti in essere dai concorrenti ma anche i consumatori preservandoli da eventuali alterazioni del mercato. Ed infatti, con riferimento alla tutela del consumatore avverso gli atti di concorrenza sleale, sono presenti disposizioni nel Codice del Consumo, come in particolare l’art. 26 che attribuisce all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare a livello amministrativo sui messaggi pubblicitari individuando quelli ingannevoli, le pratiche commerciali scorrette e i comportamenti anticoncorrenziali.
Le azioni civili, anche cautelari, a tutela del marchio sono proposte dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di impresa (competenti anche in materia di proprietà intellettuale) istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, con eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Sicilia in cui sono presenti due sedi e della Valle D'Aosta in cui non sono presenti sedi perché la competenza spetta a Torino.
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